如何銜接適用商標代理機構禁注非代理服務商標的規定？

    圍繞著核準注冊在服裝、鞋等商品上的一件圖形商標，七波輝（中國）有限公司（下稱七波輝）與廈門市湖里區勁翔聯合商標代理事務所（下稱勁翔）產生了一場糾紛。

    近日，雙方糾紛有了的新的進展。北京市高級人民法院日前判決駁回勁翔的上訴，商標評審委員會（下稱商評委）對第10278006號圖形商標（下稱爭議商標，如圖）予以無效宣告的裁定最終得以維持。

    據了解，爭議商標由勁翔于2011年12月7日提出注冊申請，后經異議程序被核準注冊，核定使用在服裝、鞋、帽、襪等第25類商品上，其注冊公告刊登在2015年9月28日的第1473期商標公告上。

    2017年5月23日，七波輝向商評委提出無效宣告請求，請求宣告訴爭商標無效。七波輝主張，爭議商標與其在先確權的第8543434號圖形商標（下稱引證商標，如下圖）構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，而且勁翔系超出自身商標代理服務范圍申請注冊其他商標。

    2017年12月4日，商評委作出裁定認為，爭議商標與引證商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，而且爭議商標核定使用商品超出了勁翔自身商標代理服務的范圍，違反了第三次修改的商標法有關商標代理機構禁止超出自身商標代理服務范圍申請注冊其他商標的規定。據此，商評委裁定對爭議商標予以無效宣告。

    勁翔不服商評委所作裁定，隨后向北京知識產權法院提起行政訴訟，主張爭議商標與引證商標不構成使用在同一種或類似商品上的近似商標，而且爭議商標申請注冊日在第三次修改的商標法施行前，根據法不溯及既往原則，第三次修改的商標法有關商標代理機構禁止超出商標代理服務范圍申請注冊其他商標的規定理應不適用于爭議商標。

    經審理，北京知識產權法院一審判決駁回勁翔的訴訟請求，勁翔繼而向北京市高級人民法院提起上訴。

    北京市高級人民法院經審理認為，爭議商標與引證商標在構圖要素、設計手法、整體視覺效果上并無明顯差異，并存使用易使相關公眾對商品來源產生混淆，構成使用在同一種或類似商品上的近似商標；同時，爭議商標實際注冊日為2015年9月28日，處于第三次修改的商標法施行期間，爭議商標是否應予無效宣告應當適用第三次修改的商標法，而爭議商標核定使用在服裝、鞋、帽等商品上，超出了勁翔自身商標代理服務的范圍。綜上，法院判決駁回勁翔上訴，維持一審判決。（王國浩）

    行家點評

    趙虎北京市中聞律師事務所合伙人：2014年5月1日，我國第三次修改的商標法開始施行，其中第十九條規定，商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外不得申請注冊其他商標。最高人民法院在《關于商標法修改決定施行后商標案件管轄和法律適用問題的解釋》中規定，對于在商標法修改決定施行前當事人就尚未核準注冊的商標申請復審，商評委于決定施行后作出復審決定或者裁定，當事人提起行政訴訟的，人民法院審查時適用修改后的商標法；原國家工商行政管理總局在《關于執行修改后的〈中華人民共和國商標法〉有關問題的通知》中規定，對于2014年5月1日前提出的商標注冊申請，商標局于2014年5月1日以后作出的行政決定適用第三次修改的商標法。

    該案中，勁翔主張爭議商標的申請注冊日在第三次修改的商標法施行前，根據法不溯及既往原則，第三次修改的商標法規定商標代理機構禁止申請注冊商標的規定理應不適用。但是，根據上述司法解釋與有關通知的規定，該案爭議商標申請注冊日雖然在第三次修改的商標法施行前，但是其實際注冊日處于第三次修改的商標法施行期間，故應適用第三次修改的商標法進行審查。